跨境诉讼实务｜中国企业如何高效应对美国国际贸易委员会诉讼？【走出去智库】

走出去智库（CGGT）观察

337调查主要涉及知识产权侵权，也是美国贸易保护主义的一种常见形式，当下越来越多中国公司（尤其是深圳、上海等地区的科技公司、传统制造业企业）被列为337被告，需在美国应诉。

走出去智库（CGGT）特约法律专家、高盖茨律师事务所（K&L Gates LLP）合伙人George Summerfield认为，337调查因其立案快（通常为投诉人提交诉状后30天后立案）的特点，中国被告（答辩人）若对其没有一定了解，在收到诉状时常觉措手不及、望而生畏，也担心会产生高昂的应诉律师费。虽然此类诉讼确实耗时费力，但仍然有办法可以控制成本。

中企如何应对美国337调查？今天，走出去智库（CGGT）刊发George Summerfield的文章，供关注美国贸易诉讼的读者参阅。

要点

1、与答辩人不同，投诉人必须在其负有举证责任的每个问题上都胜诉，而答辩人只需在单个决定性问题上胜诉。答辩人可以质疑投诉人提供的证据，也可以提供肯定性辩护的证据。

2、虽然某些 ITC 调查可能无法找到被控不公平行为时的变更方案（例如，当被控盗窃商业机密时），但在许多情况下，评估涉诉产品是否存在设计变更方案是值得的。

3、在某些情况下，对答辩人而言，诉讼费用的可预测性（而非诉讼费用的具体数额）才是最重要的。但无论哪种情况，答辩人都应该与诉讼律师协商费用安排。

正文

简介

美国国际贸易委员会（ITC） 是根据 1930 年《关税法》第 337 条授权调查美国不公平进口行为的机构。通常而言，提交给 ITC 的案件涉及注册知识产权侵权指控。但是，不公平进口行为也可以是“普通法”下的不公平行为，后者包括不公平竞争、商业机密盗窃、反垄断等。若ITC认定存在不公平进口行为，其裁决的补救措施可以是禁止答辩人的相关产品进口到美国。

中国公司经常发现自己被列为 ITC 调查的答辩人。这些公司大多数是首次在 ITC 应诉，而且大多数是中小型企业。对于任何公司来说，在 ITC 应诉都是一项昂贵的事项。对于规模较小的公司来说，除非以具有成本效益的方式进行应诉，否则费用可能会昂贵得令人望而却步。本文将讨论中国公司作为答辩人应诉ITC调查时，应如何应对并有效控制 ITC应诉费用。

不要对所有事情都提起诉讼

与答辩人不同，投诉人必须在其负有举证责任的每个问题上都胜诉，而答辩人只需在单个决定性问题上胜诉。答辩人可以质疑投诉人提供的证据（例如：投诉人声称专利侵权），也可以提供肯定性辩护的证据（例如：挑战对方专利有效性）。答辩人在两三个问题上均提出可信赖的胜诉立场的情况是比较少见的。换句话说，虽然答辩人可以对与 ITC 程序相关的每个问题提起诉讼，但这样做通常会浪费资源。

举例来说，投诉人需要证明涉诉不公平行为存在“进入美国的进口”。通常来说，“进口”的事实是没有争议的。在这种情况下，对“进口是否发生”提起诉讼，甚至“收集有关进口的证据文件”，可以说都是在做无效的努力。答辩人最好同意“进口”的确存在，这样答辩人能够分配更多资源专注于其他对其而言胜诉几率更大的问题上。

尽快开始收集证据

一旦投诉人向 ITC 提起诉讼，该诉讼就会公开，答辩人很可能会知道该诉讼已提交。ITC 随后将有 30 天的时间对立案进行投票，除一小部分案件外，大多数案件都会在30天后立案。只有在立案后，调查才会开始。在立案前的期间，答辩人可以开始收集投诉人必然会要求的证据。例如，在涉及专利侵权的调查中，答辩人应收集被指控侵权的设备或产品的相关资料。这种证据收集甚至可以在答辩人为自己聘请律师之前就开始。以这种方式利用立案前的期间搜集证据，有助于避免在立案后、事实调查和取证开始后才匆忙、临时进行证据收集，后者时间压力大、成本高。

仔细研读诉状

答辩人还可以有效利用立案前阶段，在聘请律师之前，熟悉诉状及其随附文件。通常来说，案件中会涉及到的问题在诉状及其随附文件中都是显而易见的。再者，答辩人研究诉状中附带的专利侵权分析首先就需要对投诉人主张的专利进行仔细的阅读。那么在聘请律师之前就进行这些涉诉专利和侵权点的研究和阅读，能够在聘请律师后，帮助律师集中精力应对关键问题，从而至少节省律师方面的一些成本。

探索设计变更

虽然某些 ITC 调查可能无法找到被控不公平行为时的变更方案（例如，当被控盗窃商业机密时），但在许多情况下，评估涉诉产品是否存在设计变更方案是值得的。例如，当涉及专利侵权时，可以尽早考虑设计变更（即：变更为不侵权的设计）是否具有商业可行性。如果具有商业可行性，答辩人可以使用该设计变更方案与投诉人洽谈、解决争议，而无需 ITC 的裁决。如果投诉人不同意，那么答辩人可以在应诉早期就对涉诉产品进行设计变更，以获得 ITC 的不侵权裁决。尽管投诉人对设计变更之前的原始设计提出了侵权指控，但ITC对设计变更作出的不侵权裁决允许答辩人将采取了该设计变更的产品出口到美国。

同样，当答辩人被控商标侵权时，答辩人可以考虑更改其商标以避免侵权。如上所述，除非投诉人直接同意更改商标可解决双方争议，答辩人可将更改后的商标提交给 ITC 以获得不侵权裁决。在这种情况下，答辩人可以节省大量费用，也能够解决与原始被诉产品相关的侵权问题。

考虑多方复审（IPR）程序

IPR程序在美国专利商标局的专利审判和上诉委员会（“PTAB”）进行。任何一方都可以在这种程序中质疑已颁发的美国专利的有效性。与在 ITC 前主张专利有效性抗辩时，挑战方需要提供“清晰且有说服力的证据（clear and convincing evidence）”，而在IPR程序中，挑战方仅需通过“优势证据（preponderance of evidence）”来证明专利无效，承担的举证责任较小。这种IPR程序相对快捷（从提交申请到最终书面决定需要 18 个月），而且成本相对低廉。虽然 ITC 程序将继续与IPR程序并行进行，但在IPR程序中若 PTAB 认定专利无效，通常会使ITC就该专利作出的任何救济决定失效，换句话说，ITC程序中关于该IPR无效专利的救济（如禁令、赔偿等等）会被撤销。IPR程序还可以让答辩人在 ITC 案件中集中资源专注于挑战对方的专利有效性，而不需要同时应对其他问题，从而为答辩人节省成本。此外，当投诉人针对多个答辩人提出侵权诉讼时，IPR程序可以为答辩人提供和解谈判的筹码。这是因为，如果投诉人不同意和解，IPR程序可能会导致投诉人的专利被宣告无效，这会对投诉人构成巨大的风险。

考虑尽早和解

在许多情况下，ITC 投诉人愿意以金钱条款（例如未来销售的定期特许权使用费）解决未决诉讼。对于投诉人来说，这种金钱条款可能比继续进行ITC诉讼、支付更多诉讼费更诱人，尤其是考虑到投诉人在ITC诉讼中最终可能会失败。因此，向投诉人咨询其愿意提供的和解条款总是值得的。显然，答辩人永远不需要一定同意其认为不可接受的和解条款，因此在ITC调查开始时征求投诉人的和解要约，对答辩人来说是没有风险的。事实上，ITC 的每位行政法官都会在任何调查的初始安排会议上询问双方是否有机会讨论和解。而且，如果和解确实达成，答辩人将节省其原本要为ITC诉讼花费的费用。

与律师协商费用安排

在某些情况下，对答辩人而言，诉讼费用的可预测性（而非诉讼费用的具体数额）才是最重要的。但无论哪种情况，答辩人都应该与诉讼律师协商费用安排。一种选择是每个阶段收取固定费用，即律师为案件的每个阶段收取一定数额的费用。这样一来可以确保答辩人该阶段的费用不会超过商定的金额。另一种选择是以成功费（success fee）换取小时费（hourly fees）的折扣。例如，律所可以在诉讼期间将其常规小时费用打七折 ，以换取在答辩人胜诉的情况下额外收取 40% 的所发生律师费作为成功费。这样一来，答辩人及其律师就共同承担了答辩人诉讼风险。上述这些选择为似乎不可预测的、无限制的小时收费方案，提供了有利的替代办法。

结论

对于没有经验的答辩人来说，在ITC 被提起诉讼可能是一件令人害怕的事情。虽然应诉 ITC 诉讼不可避免地会产生成本，但这些成本并非不受限制。如果及时、正确地实施本文讨论的机制，则的确可以节省成本，而且可以大幅节省成本。

专家介绍

George Summerfield高盖茨律师事务所（K&L Gates LLP）合伙人。专利诉讼律师。曾担任美国国际贸易委员会（ITC）不公平进口调查办公室专职律师。George拥有超过30多年的专利诉讼经验，擅长处理美国国际贸易委员会(ITC)、专利审判和上诉委员会（PTAB）、联邦地区法院和欧洲专利局的案件。他拥有扎实的技术背景和丰富的代理中国企业应诉经验，曾在100多个案件中担任首席专利诉讼律师。他的客户包括多家财富500强公司，并担任众多大学和大学相关组织的法律顾问，负责美国联邦巡回上诉法院和美国最高法院审理的知识产权案件。2024年，George被列为美国专利领域最佳诉讼律师（The Best Lawyers in America® for Litigation - Patent）。

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